PDF《（“涉讼商标”）。》

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1 - 《 商标条?》(第 559章)申请撤销商标编号301543518 的部分注册商标:类别:7, 9, 11, 16,

35 及37 注册拥有人:珠海格力电器股份有限公司申请人:Gree Kabushiki Kaisha, d.

b.a. Gree, Inc. 所作决定的理由陈述背景1. Gree Kabushiki Kaisha, d.b.a. Gree, Inc. ( 申请人 )於2014? 1月22日依 商标条?》(第559章)( 条? )第52(2)(a)条,以商标不予使用为理由申请撤销以下商标(商 标编号301543518)的部分注册( 是项撤销注册申请 ): ( 涉讼商标 ). 2. 涉讼商标的注册拥有人为珠海格力电器股份有限公司( 注册拥有人 ). 该商标所注册的货品及服务包括类别

7、

9、

11、

16、

35 及37的货品及服务,详情见附件.3. 在是项撤销注册申请中,申请人只要求本处撤销涉讼商标就以下货品及服务( 涉讼货品及服务 )的注册: 类 别9摄影、信号用具及仪器;

录制、通讯、重放声音和形象的器具,-2-磁性数靥,录音盘,数碜爸煤图扑慊,电脑磁碟,电脑磁头,收音机,答录机,音响,播放音乐及影像并同时附有歌词的影音伴唱机,大萤幕彩色显示器,电脑,资料处理设备,已录制的电脑程式, 有、无线电通讯设备,信号遥控电力设备,照像机,电视游戏机,万能尺,复印设备和机器( 照相的,静电的),盘( 有磁性的);

电 子笔( 萤屏显示系统用),电 脑软体( 已记录).类别16 不属别类的纸、纸板及其制品,印刷品,装订用品,照片,文具用品,文具或家庭用粘合剂,美术用品,画笔,打字机和办公用品(家俱除外),教育或教学用品(仪器除外),包装用塑料物品(不属别类的),印 刷铅字,印版,纸,复印纸( 文具),卫 生纸,纸巾,纸或纸板制广告牌,笔记本,报纸,图画,包装纸,书籍装订器,家俱除外的办公必需品,墨汁,印章( 印),书 写工具,文具或家用胶水,绘画仪器,绘画材料,电动或非电动打字机,教学材料(仪器除外).类别35 办公事务,广告,推销,电脑资料库资讯系统化,商业专业谘询,商业管理谘询(顾问),市场分析,人事管理谘询.类别37 电脑硬体安装,维护和修理,办公室用机器和设备的安装、保养和维修. 4. 涉讼商标的注册日期为2010 年2月11 日,而实际注册日期则为2010 年7月22 日.5. 申请人在是项撤销注册申请的理由陈述中指出,根昵肴宋猩桃档鞑榛苟宰⒉嵊涤腥思吧嫠仙瘫暝谙愀鄣氖褂们榭鏊械牡鞑,申请人相信涉讼商标在获得注册后从未被注册拥有人或在该拥有人的同意下在香港真正地就任何涉讼货品及服务而使用.因此, 申请人要求撤销涉讼商标就涉讼货品及服务的注册,由2013 年7月23 日 (即 涉讼商标的实际注册日期起计3年届满之后)起 生效. 如本处未能接纳涉讼商标应由2013 年7月23 日起撤销,申请人则要求涉讼商标由2013 年12 月5日、2013 年12 月15 日或2014 年1-3-月22 日起予以撤销( 申请人就撤销日期的替代案情 ). 6. 注册拥有人於2014年 7月 22日就是项撤销注册申请提交反陈述和注册拥有人的证.7. 关於是项撤销注册申请的聆讯於2016年 3月 16日在本人席前进行.申请人由苏姜叶冼律师行委托的彭淦长大律师代表出席聆讯. 注册拥有人缺席聆讯,但代表注册拥有人的诚通专利商标(香 港 )有 限公司於2016年 3月 9日向本处提交了书面陈词.申请人的证8. 申请人提交的证且环萦缮昵肴怂猩桃档鞑榛沟牡鞑樵蔽闹切垤2014年 1月21日作出的法定声明( 文氏声明 ). 9. 文氏声明提到,该商业调查机构在2013年12月 2日 收到申请人代表律师的指示,对注册拥有人进行调查,以确定注册拥有人或受注册拥有人委托的其他人有否在香港使用涉讼商标.文氏声明证物 MCH-1 为涉讼商标注册纪录的列印本,而文氏声明证物 MCH-2 则为有关调查报告的副本.10. 根鞑樗玫淖柿,该调查员相信在截至2013年12月 5日 为止的一段3年 连续期间内,除了冷气机、抽湿机和煮食电器(及 上述货品的运送及修理 )外,涉讼商标并没有被注册拥有人或在该拥有人的同意下在香港就任何涉讼货品及服务而使用.注册拥有人的反陈述和证11. 注册拥有人在反陈述中表示,申请人所进行的调查不全面及不真确,亦未能反映注册拥有人的实际业务情况.注册拥有人指出,他们确实在香港真诚地把涉讼商标用於涉讼货品及服务上,因此是项撤销注册申请应被驳回.12. 注册拥有人提交的证环萦勺⒉嵊涤腥说闹恫ú烤砉龌放快2014年 7月21日作出的法定声明( 郭氏声明 ). -

4 - 13. 根仙鞯哪谌,注册拥有人是一间成立於1991年的企业,主要从事研发、生产及销售空调的业务.注册拥有人目前是全球其中一间规模最大的空调企业,业务遍及全球一百多个国家及地区,用户数目超过2.5亿.注册拥有人2012年的营业收入总额达一千亿元人民币,并连续12年登上美国《 财富》杂 志的 中国上市公司100 强 排行榜.14. 郭女士提到,注册拥有人是格力集团旗下企业之一. 是格力集团的公司标志, GREE 是格力集团的英文名称, 格力 则 是格力集团的中文名称.郭女士表示,这些标记已广泛用於格力集团及其相关公司的业务上,并广为消费者所认识.15. 郭女士又提到,除了空调业务外,格力集团还经营许多其他分支业务,包括家庭电器、压缩机、印表机器材、房地产、旅游、金融管理等.其中,珠海格美达科技有限公司(原 名为珠海格力磁电有限公司) ( 珠海格美达 )是一间由格力集团控股的中外合资企业,亦是中国规模最大的列印耗材生产商之一,产品涵盖硒鼓、粉元件、鼓元件、瓶装粉、墨水匣、填充墨水、针打色带、带芯、热转印色带等各式各样的打印机耗材.16. 郭氏声明 证 A 及 证 B 分别载有一些关於注册拥有人及/或格力集团的介绍资料及网页列印本、注册拥有人2011年年度报告的副本,以及一些关於格力集团及珠海格美达的产品及业务的相关资料.以上所有文件均以简体中文写成.17. 香港方面,郭女士指注册拥有人自1995年开始在香港销售空调产品,至今已取得一定的市场地位.从载於郭氏声明 证 C 的2011年 5月《 选择》月 刊所刊登的测试报告可见,在众多参与测试的冷气机中,注册拥有人生产的 格 力GREE 牌冷气机获得最高的整体评分.18. 郭女士又表示,格力集团在香港成立了一间名为 香 港格力电器销售有限公司 的 子公司,同时安排了不同的代理商负责销售不同类型的产品,并处理与产品有关的办公事务,以及代理进出口、推销、建立电脑资料库、就产品进行投标报价、进行商业谘询、市场-5-分析、人事管理谘询、会计、工商管理及审计等业务.有关代理商的资料如下:代理产品类型代理商名称家用空调代理太平洋行国际有限公司(Gilman Group Limited) 商用空调代理和记电业有限公司(Wo Kee Hong Limited) 小型家庭电器代理宏俊有限公司(Mass Winning Limited) 19. 郭氏声明 证 D 载有香港格力电器销售有限公司的网上查册纪录、格力空调产品的香港代理委任证明照片、三张关於格力窗口式冷气机的工作维修单的副本,以及有关维修中心的照片.20. 郭氏声明 证 E 及 证 F 分别载有一些注册拥有人在2011 至2014年间运送其商用空调设备及家用空调设备的海运提单、海关出口报关单、商业账单及包装单的副本.21. 郭氏声明 证 G 夹附了一些注册拥有人在香港销售的商用空调设备及家用空调设备的产品目录及单北尽⒆⒉嵊涤腥宋淅淦⒖盏魃璞讣暗绶缟榷谙愀弁斗诺陌褪砍瞪砉愀妗⒈ㄕ鹿愀妗⒃又竟愀婕俺妒谐⊥葡愀娴恼掌蚋北尽⒚攀邢壅掌,以及一些注册拥有人所销售的放湿机及电风扇的网上资料列印本.22. 在本处於2015年 1月 6日给予许可后,注册拥有人於2015年1月9日 提交另一份由郭丽环女士於2014年11月26日作出的法定声明( 郭氏补充声明 ).郭氏补充声明纯粹旨在澄清和修正郭氏声明内某些文书上的错误,并无额外或新增的证.根趵52(2)(a)条提出的申请23. 条例第52(2)条订明: (2) 商标的注册可基於以下任何理由而遭撤销―(a) 该商标是就某些货品或服务注册,但在一段至少3-6-年的连续期间内,该商标的拥有人没有在香港真正地就该等货品或服务而使用该商标,而该商标亦没有在该拥有人的同意下在香港真正地就该等货品或服务而使用,且并没有能成立的理由(例 如有对该商标所保护的货品或服务施加入口限制或其他政府规定)不予使用;

… 24. 条例第52(6)条订明: (6) 如商标是就某些货品或服务注册,而撤销注册的理由只就该等货品或服务中的某部分货品或服务而存在,则撤销须只关乎该部分货品或服务. 25. 申请人要求由2013年 7月 23日起撤销涉讼商标就涉讼货品及服务的注册.因此,根趵52(2)(a)条的规定,本人须首先探讨的问题是,在2010年 7月22日至2013年 7月22日期间( 相关时期 ),涉讼商标有没有被注册拥有人或在该拥有人的同意下,在香港真正地就涉讼货品及服务而使用? 26. 条例第82(1)条订明: (1) 如在注册商标的拥有人属一方的根咎趵械拿袷路沙绦蛑,出现注册商标曾作何种使用的问题,则该拥有人须负上证明有关使用的举证责任. 27. 换言之,就上文第25段所列的问题而言,注册拥有人须负上证明涉讼商标曾作有关使用的举证责任.28. 至於何谓 真正地使用 一个商标,Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV [2003] R.P.C.

40 一案载有以下阐释: 35... 真正地使用 是 指实际使用该商标...

36 因此 真 正地使用 必 须理解为不只是纯粹为保存商标所赋予的权利而象徵式的使用. 真 正地使用 必 须符合商标的基本功能,即向货品或服务的消费者或最终用户保证货品或服务的来源,令他可在没有任何产生混淆的可能性的情况下,把有关货品或服务与其他来源的货品或服务作-7-出识别. 129. Brands Inc Ltd v Kabushiki Kaisha Regal Corp [2007]

2 HKC 110一案指:

18 ... 商标必须在香港与注册货品同类的货品的市场上,在第三方(拥有人、其特许持有人或授权代理除外)面前展示.此等展示的必须性源於一个标志若要作为商标使用, 该标志必须作为显示来源的徽章使用,或作为标志贴於其上的货品的来源保证. 230. 在聆讯上,代表申请人的彭大律师表示,综观注册拥有人所提交的证,注册拥有人并没有在香港真正地把涉讼商标用於涉讼货品及服务上,而即使涉讼商标有真正地被使用,亦只是用於其他不相关的货品上.彭大律师特别提到:(a) 申请人所提述的案情与郭氏声明中的论述大致上一致.郭女士指注册拥有人的主要商业活动是制造和售卖空调,而除了主营的空调业务外,格力集团还经营家庭电器、压缩机、印表机器材、房地产、旅游、金融管理等的货品及服务,这些亦完全与涉讼货品及服务无关.(b) 即使珠海格美达与注册拥有人是有经济联系的公司,而珠海格美达从事各种打印机耗材的制造及供应,但这些货品与涉讼货品及服务是截然不同的.郭氏声明 证A 及 证 B 显示售卖的货品,亦与涉讼货品及服务不同.(c) 郭氏声明 证 A 及 证 B 中的所有网页内容均以简体中文写成,网页上提供的电话号码亦非香港电话号码,因此没有证允,有关内容是针对香港客户而设,而涉讼商标的1英文原文:

35 … Genuine use … means actual use of the mark…..

36 Genuine use must therefore be understood to denote use that is not merely token, serving solely to preserve the rights conferred by the mark. Such use must be consistent with the essential function of a trade mark, which is to guarantee the identity of the origin of goods or services to the consumer or end user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the product or service from others which have another origin.

2 英文原文: 18. …what is essential … is that the Mark should have been used by being exposed to third parties (other than the Owner or his licensees or agents) on a market in Hong Kong for goods of a type in respect of which the Mark was registered. The need for exposure on such a market follows from the fact that to be used as a trade mark, the mark must be used in such a way as to act as a badge of origin, or a guarantee of the source or origin of the goods to which it is affixed. -

8 - 上述任何使用均不能视作在香港的使用.(d) 郭氏声明 证 C 、 证D 、 证E 及 证F 中的所有文件证物只是关於注册拥有人的空调业务. 证G 的内容亦只是涉及空调、电风扇及放湿机.这些证惩巢簧婕吧嫠匣跗芳胺,因此可完全被忽略.(e) 虽然郭女士在郭氏声明第15段中提到格力集团涉及 代 理进出口、推销、建立电脑资料库、就产品进行投标报价、进行商业谘询、市场分析、人事管理谘询、会计、工商管理及审计等 业务,但这些只是她单方面及一厢情愿的论述,完全没有任何独立及实质的证С.反观注册拥有人提出的所有证济挥刑峒白⒉嵊涤腥颂峁┱庑┓.31. 本人认为,彭大律师的分析言之有理.根Kerly'

s Law of Trade Marks and Trade Names(第15版)第10-064段, 有关使用必须针对注册说明内的货品或服务.针对任何其他货品或服务的使用均不相关.如某货品或服务是否包括在货品或服务说明之内这个问题存在争议,本人须考虑货品或服务说明内采用的字眼实际上所指为何 .

3 32. 在审视郭氏声明的内容及其提述的所有证物后,本人同意有关证蛔阋灾っ魃嫠仙瘫暝谙愀壅嬲鼐蜕嫠匣跗芳胺穸褂.本人注意到,证邢允旧嫠仙瘫甑奈募,绝大部分均涉及注册拥有人的空调业务.事实上,这一点与郭女士指注册拥有人主要经营空调业务的说法一致.虽有证允咀⒉嵊涤腥嗽鄯攀暗绶缟日饬街中⌒图彝サ缙,但这些货品并不包括在涉讼货品及服务的任何项目之内,因此对於证明注册拥有人曾在香港真正地就涉讼货品及服务使用涉讼商标并无帮助.至於郭女士声称注册拥有人经营的其他业务,例如房地产、旅游、金融管理、推销、建立电脑资料库、进行商业谘询、市场分析、人事管理谘询、会计、工商管理及审计等,本人找不到任何证С钟泄芈凼.3英文原文: The use must be in relation to goods or services within the specification. Use on any other goods or services is irrelevant. If an issue arises as to whether particular goods or services do or do not fall within the specification, it may be necessary to construe what the words used in the specification actually mean. -

9 - 33. 虽然珠海格美达经营的墨水匣、填充墨水等打印机耗材与涉讼货品及服务中属类别16的 家 俱除外的办公必需品,墨汁 等 或许有关................