PDF《LINDA LIU & PARTNERS》

PARTNERS -

3 - 存在明确的抵触申请制度,在美国也并没有 抵触申请 的概念.对于 AIA 中能够类比为中国的 抵触申请 的制度,AIA 第102 条(a)款第

2 项有所涉及. 第102 条(a)款第

2 项中的规定包括类似中国的 抵触申请 的情况.第102 条(a)款在标题 上明确了 新颖性;

现有技术 ,因此可以看做 AIA 将第

102 条(a)款第

2 项规定的抵触申请情形 包括在了现有技术(prior art)中. 如此来看,AIA 的现有技术的概念大致相当于中国专利法中的现有技术和抵触申请(排除了 自我抵触)的合集(存在一些例外) ,能够用来评价新颖性. 然后, AIA 第103 条对创造性进行了规定, 但美国在评价创造性时也只用了现有技术. 因而, AIA 的现有技术也能够用于评价创造性.可以理解为,美国无论新颖性还是创造性都是以现有技 术为评价基准. 综上,在AIA 中,相当于中国的 抵触申请 的申请不仅能够作为判断新颖性的标准,也能 够用来评判创造性.此外,美国的抵触申请不能是专利申请人本人提出的申请,也不是他人虽经 提出但最终未被公开的专利申请. 另外,AIA 第102 条(a)款第

2 项中的专利申请或授权专利指的是美国专利、已公开的美国 专利申请、以及已公开的指定了美国的 PCT 申请.其中,外国专利文献不能用于作为第

102 条(a)款第

2 项所规定的现有技术.这里,指定了美国的 PCT 申请可以是向美国专利局以外的专利 局提交的 PCT 申请.因此与中国不同,没有进入美国国家阶段的 PCT 申请也是有可能构成美国 的抵触申请的. 1.5. 各国的抵触申请相关制度的比较 表1为对中国、欧洲、日本、美国的制度之间进行的对比. 比较内容 国家 或地区 抵触申请是否破坏创造 性 申请人和/ 或发明人是否可以相同 中国(欧洲) 否是日本 否否美国 是否在上述比较中,需要注意到,相对于日本和美国,中国和欧洲的抵触申请的主体是 任何单 LINDA LIU &

PARTNERS -

4 - 位或者个人 ,即,施行的是自我抵触.因此,日本、美国的申请人若要在中国或者欧洲申请专 利,则需要特别注意避免自身专利申请构成抵触申请.

二、2008 年修改抵触申请的相关规定的原因 中国专利法将抵触申请的主体由 他人 修改为 任何单位或者个人 ,是在

2008 年专利 法第三次修正中做出的.之所以做出这样的修改,是为了更严格禁止重复授权以及更容易判断是 否构成重复授权. 具体来说,根据修改前的规定,针对同一申请人的多个申请,为了禁止重复授权,需要将在 先申请的权利要求和在后申请的权利要求进行比较;

而根据修改后的规定,需要将在先申请的整 个申请文件与在后申请的权利要求进行比较(即,新颖性标准) . 根据中国国家知识产权局条法司出版的《专利法第三次修改导读》的说法,认为上述两种判 断方式主要存在两方面的区别:第一,从判断的难易程度上看,新颖性标准是世界各国专利法都 有规定的标准,运用起来更为容易一些;

第二,从防止重复授权的效果来看,新颖性标准显然更 加严格一些,因此能够更为彻底地防止重复授权.

三、上述比较对申请人的启示 3.1. 在中国提出申请时如何避免出现自我抵触 对于来自日本、美国等不存在自我抵触的国家的申请人来说,在准备向中国提出专利申请时 需要尽早意识到中国施行的是自我抵触.为了避免自我抵触,应尽量使相关联的专利申请(在要 求优先权的情况下为优先权申请,以下统称首次申请)在同一天提出. 然而,对于日本或美国的申请人来说,在很多情况下很难确保在首次申请时就将相关联的专 利申请在同一天提出. 在这种情况下, 申请人需要特别注意如何避免在中国出现自我抵触的情形, 以下举一例进行说明. 示例详情:请求保护发明 A 的申请 X 和请求保护发明 B 的申请 Y 是同一申请人的申请日不 同的两个申请(美国或日本申请人向美国专利商标局或向日本特许厅的申请,且均为首次申请) ;